Письмо Ассоциации российских банков
от 21 мая 2008 г. N А-01/5-299
В соответствии с Вашей просьбой о предоставлении информации о
проблемах, связанных с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации, Ассоциация российских банков провела опрос
кредитных организаций о наличии в их деятельности проблем в сфере
правового регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности,
трудностей, возникающих в правоприменительной практике, и предложений о
мерах по их устранению (справка прилагается).
Ассоциация российских банков надеется, что представленная информация
ляжет в основу совместного постановления Пленумов ВАС России и ВС России,
разъясняющего отдельные положения Гражданского кодекса Российской
Федерации применительно к интеллектуальным правам.
Приложение: на 4 л.
Президент Ассоциации Г.А. Тосунян
Справка
Ассоциации российских банков о проблемах, возникающих в
деятельности кредитных организаций в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
По результатам проведенного опроса кредитных организаций по проблемам
применения части четвертой ГК РФ сообщаем следующее.
1. Представляется актуальной проблема доказывания в судебных спорах,
связанных с незаконным использованием товарного знака в сети "Интернет", в
том числе в доменном имени.
В соответствии со статьей 64 АПК РФ доказательствами по делу являются
законно полученные сведения о фактах, на основании которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В
качестве доказательств допускаются письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
На практике, как доказательства в данной категории дел используются
нотариально заверенные протоколы осмотра веб-страниц или интернет-сайтов.
Однако не все суды принимают такие доказательства как удовлетворяющие
требованиям относимости, допустимости и достоверности. Также не все
нотариусы соглашаются на выполнение указанных нотариальных действий,
поскольку законодательство не содержит однозначного разрешения на
выполнение нотариусом таких действий.
В этой связи полагаем необходимым разъяснить указанные вопросы в
совместном Постановлении ВАС РФ и ВС РФ, что внесет ясность при
рассмотрении споров в сфере правового регулирования прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
2. Согласно пункту 2 статьи 1231 ГК РФ при признании исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации в соответствии с международным договором Российской
Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его
осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений
законодательства страны возникновения исключительного права, если таким
международным договором или ГК РФ не предусмотрено иное.
Неясно, означает ли это, что при заключении лицензионных договоров
между банком и иностранным контрагентом (правообладателем, лицензиаром), в
которых в качестве подлежащего применению к отношениям сторон права
выбирается право иностранного государства, нормы части четвертой ГК РФ
распространяют свое действие на реализацию права, ограничения действия,
порядок использования и защиты права на результат интеллектуальной
деятельности.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может
распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в
том числе по договору об отчуждении исключительного права или по
лицензионному договору.
Остается не ясным, что понимается под "любым не противоречащим закону
способом, в том числе ...".
Означает ли данная фраза возможность заключения иного, не
поименованного в части четвертой ГК РФ вида договора (соглашения) на
предоставление прав на использование результата интеллектуальной
деятельности, без включения в подобный договор существенных условий
договора об отчуждении исключительного права либо лицензионного
(сублицензионного) договора.
4. В соответствии с пунктом 1 статьи 1266 ГК РФ не допускается без
согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и
дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями (право на неприкосновенность произведения).
Согласно пункту 1 статьи 1270 ГК РФ исключительное право использовать
произведение принадлежит автору произведения или иному правообладателю.
Согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием
произведения, в том числе программы для ЭВМ или базы данных (далее
совместно - программный продукт или ПП) независимо от того, совершаются ли
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели,
считается, в частности, перевод или другая переработка ПП, то есть любые
его изменения, за исключением адаптации (внесения изменений,
осуществляемых исключительно в целях функционирования ПП на конкретных
технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ
пользователя).
В российском законодательстве отсутствуют четкие и ясные критерии
того, что считается новой версией охраняемого результата интеллектуальной
деятельности, а также отсутствуют такие понятия по корректировке дефектов
и обновлению программного обеспечения как "техническая поддержка",
"service pack", "product update", "product upgrade".
При этом большинство программных продуктов приобретаются банком
вместе с услугами по сопровождению. В течение периода сопровождения
возможны ситуации, когда правообладателем в программный продукт вносятся
изменения и выпускаются новые версии программных продуктов.
Исходя из положений действующего законодательства, не представляется
возможным определить, есть ли необходимость заключать отдельные
лицензионные договоры на представление новых версий как самостоятельных
охраняемых объектов интеллектуальной собственности, или такие новые версии
могут быть получены на основании договора оказания услуг на сопровождение
программного продукта, без заключения отдельного лицензионного договора на
каждую новую (доработанную, измененную, модифицированную) версию.
Остается не ясным, как регулируются отношения сторон при
предоставлении банку новых версий программных продуктов, связанных с
изменением их функционала и выпускаемых под новым номером (например,
переход с версии 1.0 на версию 1.1, и с версии 1.0 на версию 2.0), в том
числе и с точки зрения вознаграждения за указанные действия.
Означает ли это, что в данном случае банк не имеет права на
использование модифицированной версии ПП в силу части 2 пункта 1 статьи
1235 ГК РФ?
Существуют ли основания рассматривать новую (модифицированную,
переработанную) версию ПП как самостоятельный объект интеллектуальной
собственности, следовательно, такая версия может предоставляться в рамках,
например, услуг по "технической поддержке" (обновлению, актуализации и
т.д.)?
Каковы четкие критерии оценки момента (факта) возникновения нового
результата интеллектуальной деятельности?
5. Согласно пункту 3 статьи 1286 ГК РФ заключение лицензионных
договоров о предоставлении права использования ПП допускается путем
заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем
договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом
экземпляре таких ПП либо на упаковке этого экземпляра. Начало
использования таких программ или баз данных пользователем, как оно
определяется этими условиями, означает его согласие на заключение
договора.
В этой связи остается не ясным:
1) кто понимается под "соответствующим правообладателем" в пункте 3
статьи 1286 ГК РФ? При этом в соответствии со статьей 1229 ГК РФ
правообладатель - это гражданин или юридическое лицо, обладающее
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, который
вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности любым не
противоречащим закону способом и распоряжаться им.
2) может ли договор присоединения ("коробочная лицензия") заключаться
между конечным пользователем и обладателем неисключительных прав (на
основании лицензионного договора с первоначальным правообладателем
(разработчиком), в котором предусмотрено разрешение правообладателя
(лицензиара) на дальнейшее распространение лицензиатом программного
продукта) или "соответствующим правообладателем" может выступать только
лицо, обладающее исключительными правами на результат интеллектуальной
деятельности?
6. В настоящее время существует проблема установления авторства
конкретных лиц. Поскольку в соответствии со статьей 1262 ГК РФ
государственная регистрация ПП не является обязательной (является правом
автора), то возникает проблема подтверждения того, что лицо, заявляющее
себя как автор, действительно является автором программы.
На практике возникает ситуация, при которой после заключения
лицензионного договора с таким лицом, другое лицо предъявляет
доказательства того, что оно является автором программы (например,
свидетельство о государственной регистрации ПП). При этом, ответственность
за нарушение авторских прав в соответствии с ГК РФ наступает даже при
отсутствии вины нарушителя.
В этой связи требуется разъяснение о том, каким образом должна
формироваться доказательственная база, дающая основание полагать, что
конкретное лицо является автором не подлежащего обязательной регистрации
объекта авторского права, что позволит в дальнейшем исключить
ответственность лицензиата, введенного в заблуждение в отношении того,
кому принадлежит авторство.
7. При заключении лицензионного договора банк должен удостовериться в
том, что права на результат интеллектуальной деятельности принадлежат
соответствующему контрагенту. На практике возникают сложности в
подтверждении таких прав в случаях, когда регистрация осуществляется по
воле правообладателя.
В частности, в ГК РФ не определено, каким образом лицензиар -
юридическое лицо может подтвердить, что программный продукт создан его
работником в рамках трудовых отношений (является служебным произведением).
В этой связи необходимо определить перечень документов (или способы),
которыми может подтверждаться право юридического лица на программный
продукт.
8. При заключении договора путем присоединения к условиям, изложенным
на приобретаемом экземпляре программного продукта либо на упаковке этого
экземпляра, начало использования такого программного продукта
пользователем определяется моментом согласия на заключение договора.
При приобретении экземпляра ПП через посредника по договору
купли-продажи пользователь уплачивает цену посреднику. Во многих случаях в
стандартных условиях договора присоединения, определенных
правообладателем, отсутствует цена, т.е. фактически пользователь не платит
напрямую правообладателю за предоставленные права пользования программным
продуктом.
Однако согласно статье 1235 ГК РФ при отсутствии цены лицензионный
договор считается незаключенным.
В этой связи необходимо разъяснить порядок и условия приобретения
результатов интеллектуальной деятельности через посредников
(дистрибьюторов).
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510